禁止反悔原則的法律適用(2)
禁止反悔原則的法律適用
(三)禁止反悔原則的適用：禁止反悔原則是指在專利審批、撤銷或無效程序中，專利權(quán)人為確定其專利具備新穎性和創(chuàng)造性，通過書面聲明或修改專利文件的方式，對專利權(quán)利要求的保護范圍作了限制承諾或者部分地放棄了保護，并因此獲得專利權(quán)。在專利侵權(quán)訴訟中，法院適用等同原則確定專利權(quán)的保護范圍時，應(yīng)禁止專利權(quán)人將已被限制、排除或者已經(jīng)放棄的內(nèi)容重新納入專利權(quán)保護范圍。即專利權(quán)人對其在申請專利、審查、無效過程中與國家知識產(chǎn)權(quán)局和專利復(fù)審委員會之間的往來文件中所作的承諾、放棄、認可的內(nèi)容，專利權(quán)人在侵權(quán)糾紛中不得反悔。一般認為，禁止反悔原則是對等同原則的一種限制。相同侵權(quán)成立時無需考慮禁止反悔原則;當(dāng)相同侵權(quán)不成立，需要以等同原則判斷侵權(quán)時，才需考慮禁止反悔原則。
本案由于不構(gòu)成相同侵權(quán)，故原告主張等同侵權(quán)。北京市高級人民法院于2001年9月印發(fā)的《專利侵權(quán)判定若干問題的意見(試行)》第44條規(guī)定：當(dāng)?shù)韧瓌t與禁止反悔原則在適用上發(fā)生沖突時，即原告主張適用等同原則判定被告侵犯其專利權(quán)，而被告主張適用禁止反悔原則判定自己不構(gòu)成侵犯專利權(quán)的情況下，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用禁止反悔原則。由于原告主張的等同原則與被告主張的禁止反悔原則在適用上發(fā)生沖突，參照北京市高級人民法院《專利侵權(quán)判定若干問題的意見(試行)》的規(guī)定，本案應(yīng)優(yōu)先適用禁止反悔原則。
根據(jù)解某在本專利實質(zhì)審查階段向國家知識產(chǎn)權(quán)局提交的第一次審查意見通知書的意見陳述書，可以認定，非法用戶可以正常使用與非法用戶不能正常使用是兩種效果完全不同的技術(shù)方案。解某系在明確將非法用戶不能正常使用的情形排除在本專利保護范圍之外的情形下，才獲得本專利權(quán)。在侵權(quán)訴訟中，解某主張非法用戶不能正常使用的情形系對本專利的變劣，故被控侵權(quán)產(chǎn)品的方法與本專利的技術(shù)特征是等同的，該主張是解某對自己在專利審批階段陳述的反悔。
另外，解某主張其專利發(fā)明曾獲多項榮譽，本專利在手機自身安全防范領(lǐng)域?qū)儆陂_拓性的重大發(fā)明;在進行等同侵權(quán)判斷時，確定等同保護的范圍可適當(dāng)放寬。法院認為，開拓性發(fā)明系指一種全新的技術(shù)解決方案，與現(xiàn)有技術(shù)相比具有突出的實質(zhì)性特點和顯著進步。
而本專利僅是一種“手機自動隱形撥號報失的實現(xiàn)方法”，是為解決防止手機丟失的目的而在現(xiàn)有技術(shù)上的進一步創(chuàng)新發(fā)明，而無論本專利審批階段時的對比文件1、2，還是本案被告提交的證據(jù)1以及本專利說明書中載明的其它方法，均可實現(xiàn)手機防盜，本專利是眾多解決此問題的手段中的一種，不具備開拓性發(fā)明的條件。
由于本專利與被控侵權(quán)產(chǎn)品的智能防盜方法在技術(shù)特征上存在的非法用戶不能正常使用及隱形撥號與顯形撥號的特征上的本質(zhì)區(qū)別，被控侵權(quán)產(chǎn)品某彩智星Z3100手機的智能防盜方法與本專利權(quán)利要求1既不相同亦不等同，并未落入本專利保護范圍。
因此，某通信公司制造、銷售某彩智星Z3100手機，鞍山某電器公司銷售某彩智星Z3100手機的行為未侵犯解某享有的第ZL01802972.8號發(fā)明專利權(quán)，兩級法院均未支持解某的訴訟請求。
案情結(jié)果
一審法院判決：駁回原告訴訟請求。解某不服，向北京市高級人民法院提出上訴，法院經(jīng)審理作出終審判決：駁回上訴，維持原判。
[相關(guān)法規(guī)]
本案所涉及的法律問題，主要是禁止反悔原則的適用。
(一)確定專利權(quán)保護的范圍：專利侵權(quán)訴訟首先應(yīng)確定專利權(quán)的保護范圍。根據(jù)專利法的規(guī)定，發(fā)明專利權(quán)的保護范圍以其權(quán)利要求記載的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可用于解釋權(quán)利要求。
(二)確定被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法與專利權(quán)的異同
(三)禁止反悔原則的適用：禁止反悔原則是指在專利審批、撤銷或無效程序中，專利權(quán)人為確定其專利具備新穎性和創(chuàng)造性，通過書面聲明或修改專利文件的方式，對專利權(quán)利要求的保護范圍作了限制承諾或者部分地放棄了保護，并因此獲得專利權(quán)。
北京市高級人民法院于2001年9月印發(fā)的《專利侵權(quán)判定若干問題的意見(試行)》第44條規(guī)定：當(dāng)?shù)韧瓌t與禁止反悔原則在適用上發(fā)生沖突時，即原告主張適用等同原則判定被告侵犯其專利權(quán)，而被告主張適用禁止反悔原則判定自己不構(gòu)成侵犯專利權(quán)的情況下，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用禁止反悔原則。
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禁止反悔原則的基本內(nèi)容
通常所稱的禁止反悔原則，是指專利法上的審批過程禁反言(prosecution history estoppel)。是專利侵權(quán)訴訟中的一種法律規(guī)則，其含義是，專利權(quán)人如果在專利審批(包括專利申請的審查過程或者專利授權(quán)后的無效、異議、再審程序)過程中，為了滿足法定授權(quán)要求而對權(quán)利要求的范圍進行了限縮(如限制性的修改或解釋)，則在主張專利權(quán)時，不得將通過該限縮而放棄的內(nèi)容納入專利權(quán)的保護范圍。
在美國，禁止反悔原則的適用要求專利權(quán)人對權(quán)利要求的限縮必須是以書面方式進行的，并記錄在官方的專利審查檔案中。因此禁止反悔原則在美國又稱審查檔案禁反言(file wrapper estoppel)。此外，源于美國最高法院對禁止反悔原則作出解釋的著名判例Festo Corporation v Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki，該原則又被稱為Festo estoppel。
在司法實踐中，禁止反悔原則和 捐獻原則一樣，一般是作為對 等同原則的限制性規(guī)則來適用的。該原則禁止專利權(quán)人(或其他有權(quán)主張專利權(quán)者)對通過審查過程中為了獲得授權(quán)而放棄的內(nèi)容適用等同原則。其宗旨在于防止專利權(quán)人采取出爾反爾的策略，即在審查過程中為了容易地獲得專利權(quán)而對專利保護范圍進行各種限制性的修改或解釋，或者強調(diào)某個技術(shù)特征的重要性，在授權(quán)之后的侵權(quán)訴訟中又試圖取消這些限縮或者聲稱該技術(shù)特征可有可無，以圖應(yīng)用等同原則來覆蓋被控侵權(quán)物。
在中國，2010年1月1日實行的《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第6條對禁止反悔原則作出了規(guī)定：
專利申請人、專利權(quán)人在專利授權(quán)或者無效宣告程序中，通過對權(quán)利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中又將其納入專利權(quán)保護范圍的，人民法院不予支持。
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